特許権移転登録手続等請求控訴事件(特許権・民事訴訟/杭の撤去・引き抜き装置)(平成19(ネ)10099)平成１９年（ネ）第１００９９号特許権移転登録手続等請求控訴事件 （原審・大阪地方裁判所平成１７年（ワ）第１２３８号） 口頭弁論終結日平成２０年４月２２日 判 決 控 訴 人 Ｘ 訴訟代理人弁護士 冨 宅 恵 被 控 訴 人 株 式 会 社 岡 田 組 訴訟代理人弁護士 上 原 健 嗣 同 上 原 理 子 訴訟復代理人弁護士 阪 上 武 仁 主 文 １ 本件控訴を棄却する。 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第１控訴の趣旨 １原判決主文２を次のとおり変更する。 被控訴人は，控訴人に対し，３０００万円及びこれに対する平成１７年７ 月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 ２訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。 ３仮執行宣言 第２事案の概要 本件は，控訴人（１審原告。以下「原告」という。）が，被控訴人（１審 被告。以下「被告」という。）に対し，原告が，被告の従業員として，杭の 撤去・引き抜き装置の開発に従事していた際，原判決別紙特許目録記載１な いし３の各特許権（以下「本件特許権１」などといい，これらを総称して「 -1- い，これらを総称して「本件各特許発明」という。）を単独で発明したとし て，原告が被告に対し，主位的に，本件各特許権の移転登録手続を求めると ともに，本件各特許発明を実施したことによって得た不当利得金の返還請求 の一部請求として７０００万円の支払を求め，予備的に，特許法３５条３ 項（平成１６年法律第７９号による改正前のもの。以下同じ。）に基づき， 本件各特許発明の特許を受ける権利を使用者である被告に承継させたことに 対する相当の対価の請求として，同額の支払を求め（一部請求），さらに， これらの金員に対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５ 分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。 原判決は，①原告は，本件特許発明１及び２の単独発明者とは認められな いが，共同発明者の１人であり，これらの発明につき特許を受ける権利の共 有持分を被告に承継させた，②原告は，本件特許発明３の発明者とは認めら れない，③被告が本件特許発明１ないし３を実施することにより得た利益 は，いずれも法律上の原因に基づくものであると認定判断し，主位的請求を いずれも棄却し，④本件特許発明１を実施することにより得た利益が存在し ないことは当事者間に争いがない，⑤本件特許発明２に係る相当の対価の額 は１万０３８２円と算定されると認定判断し，予備的請求を１万０３８２円 及びこれに対する遅延損害金（ただし，起算日は，同請求をした訴え変更の 申立書の送達の日の翌日である平成１７年７月２８日とした。）の限度で認 容した。 原告は，本件控訴を提起し，原判決中の原告敗訴部分のうち，予備的請求 中の本件特許発明２及び３に係る相当の対価の請求を棄却した部分につき， 原告が，本件特許発明２及び３の発明者であり，これらの発明の特許を受け る権利を被告に承継させたことを前提として，原判決における①本件特許発 明２の発明者の認定，②本件特許発明３の発明者の認定，③本件特許発明２ -2- ３に係る相当の対価の算定をすべきであると主張して，前記第１の１のとお り，原判決主文２の変更を求めた。 したがって，原判決中，主位的請求を棄却した部分及び予備的請求中の本 件特許発明１に係る相当の対価の請求を棄却した部分は，当審における審理 の対象ではない。 第３争いのない事実等，争点及びこれに関する当事者の主張 以下のとおり訂正付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第２の１ から第３の４（原判決２頁２２行目から３５頁１２行目）に記載のとおりで あるから，これを引用する（ただし，争点１〔原告は本件各特許発明の発明 者か。〕のうち本件特許発明１に関する部分，争点３〔原告は，被告に対 し，被告が本件各特許発明を実施したことにつき，不当利得返還請求をする ことができるか。〕，争点４〔本件各特許発明の特許を受ける権利が被告に 承継されている場合，原告の被告に対する相当対価支払請求権の有無及び額 〕のうち本件特許発明１に関する部分は，当審における審理の対象でな い。）。 なお，原判決の略語表示は，改めて定義したものを除き，当審においても そのまま用いる。 １原判決の訂正 原判決３頁６行目から１０行目を次のとおり改める。 「ア 被告は，次のとおり，本件特許発明１につき，発明者を原告及び Ｋ（被告代表者。以下「Ｋ社長」という場合がある。）として，本件 特許権１の設定登録を受けた（以下，本件特許発明１に係る特許を「 本件特許１」といい，本件特許権１に係る明細書（出願公告時のも の）を「本件明細書１」といい，同特許権に係る特許出願を「本件出 願１」という。）。」 -3- 原判決３頁２４行目から４頁１行目を次のとおり改める。 「イ 被告は，次のとおり，本件特許発明２につき，発明者を原告及びＫ 社長として，本件特許権２の設定登録を受けた（以下，本件特許発明 ２に係る特許を「本件特許２」といい，本件特許権２に係る明細書（ 出願公告時のもの）を「本件明細書２」といい，同特許権に係る特許 出願を「本件出願２」という。）。」 原判決４頁１７行目から２１行目を次のとおり改める。 「ウ 被告は，次のとおり，本件特許発明３につき，発明者をＫ社長とし て，本件特許権３の設定登録を受けた（以下，本件特許発明３に係る 特許を「本件特許３」といい，本件特許権３に係る明細書（登録時の もの）を「本件明細書３」といい，同特許権に係る特許出願を「本件 出願３」という。）。」 原判決５頁１７行目の「なお，本件出願３の出願当初の特許請求の範囲 は以下のとおりであった。」を「なお，本件出願３の願書に最初に添付し た明細書（以下「当初明細書３」という。）の特許請求の範囲は，以下の とおりである。」と改める。 原判決６頁１９行目の「拒絶された出願に係る当初の特許請求の範囲は 次のとおりである。」を「拒絶された出願の願書に最初に添付した明細書 の特許請求の範囲は，次のとおりである。」と改める。 原判決１３頁１５行目の「Ｔ字を連ねた切れ込みを１０㎝」を「Ｔ字を 連ねた切れ込みの幅を１０㎝」と改める。 原判決１７頁１３行目の「伴なって」を「伴って」と改める。 原判決２０頁１行目の「本件特許３の請求項」を「本件明細書３の特許 請求の範囲」と改める。 原判決２０頁４行目の「である。」を「である（以下，上記①，②の各 要素を「「公知部」①」などという。）。」 -4- 原判決２０頁５行目から６行目を次のとおり改める。 「上記特許請求の範囲のうち，「特徴部」として挙げられているのは次の 要素（以下，下記①ないし⑤の各要素を「「特徴部」①」などという。） である。」 原判決２０頁１６行目から１７行目にかけての「本件出願３の願書添付 の明細書（以下「本件明細書３」という。）記載の【特許請求の範囲】 は」を「当初明細書３の特許請求の範囲の請求項１及び２の各内容は」と 改める。 原判決２０頁２０行目を削る。 原判決２０頁２１行目から２５行目にかけての「特許出願の過程で請求 項１については拒絶理由通知が発せられているので，「特徴部」①及び② には特許性が認められないことは明らかである。そして，請求項２につい ては，特許査定されているため，「特徴部」①，②に，③ないし⑤が付加 されることによりはじめて新規性あるいは進歩性が認められたことが分か る。」を「特許出願の過程で，当初明細書３の請求項１については拒絶理 由通知が発せられているので，「特徴部」①及び②には特許性が認められ ないが，同明細書の請求項２に相当する本件特許発明３は特許を付与すべ きものとされたのであるから，本件特許発明３は，「特徴部」①，② に，「特徴部」③ないし⑤が付加されることによりはじめて新規性あるい は進歩性が認められたことが分かる。」と改める。 原判決２２頁２０行目の「作成」を「製作」と改める。 原判決２４頁４行目の「作成」を「製作」と改める。 原判決２５頁１４行目及び１６行目の「作成」をいずれも「製作」と改 める。 原判決２５頁２０行目の「作成」を「製作」と改める。 原判決２９頁６行目から８行目にかけての「本件特許発明２の請求項に -5- た明細書（以下，「本件明細書２」という。）に」を「本件明細書２の特 許請求の範囲にいう「コンクリート杭」の意義については，同明細書に」 と改める。 原判決３０頁１５行目の「本件特許発明」を「本件各特許発明」と改め る。 原判決３４頁１行目の「本件特許発明」を「本件特許発明２」と改め る。 原判決３４頁１４行目の「本件特許装置２」を「本件特許発明２装置」 と改める。 原判決３４頁１９行目の「本件特許発明」を「本件特許発明２」と改め る。 ２当審における原告の補足主張 本件特許発明２について ア発明者の認定について 以下のとおり，本件特許発明２における伸縮ケーシングと伸縮ロッド は，原告により，同一の目的のために，同時に発明されたものである。 伸縮ケーシングと伸縮ロッドの関係について 本件特許発明２は，下記ａ及びｂの背景の下に，原告が発明したも のであり，単に特許性具備のために，伸縮ケーシングと伸縮ロッドを 組合せたというものではない。 ａ 砂置換工法は，ヒルストーン工法以前の代表的な工法であるが（ 甲１５０），同工法で使用される装置には，ケーシングとオーガ軸 が一体に取付けられており，硬質地盤では，オーガ軸を使用して掘 削後，もう一度ケーシングを杭と共に埋設するため，埋設が二度必 要であった。 -6- する装置を使用するため，埋設が一度で済むと共に，オーガ軸を先 行させて掘削することが可能であり，本件特許発明２が発明される 前である平成元年１０月ころから存在したが（甲１３９），同工法 に使用される装置は，複数の駆動手段が必要で，高価であった。被 告は，平成１４年ころ，同工法を推奨していた石岡建設株式会社（ 以下「石岡建設」という。）が大規模工事の減少に伴って事業規模 を縮小した際に，同社から同装置を取得した。 ｂ 原告は，原審でも主張したように（原判決１２頁１１行目から２ ３行目），平成２年４月ころ，東京新宿近辺にあるエスティックビ ルでの地下部分の壁・柱・耐圧板等の粉砕工事現場において，他者 の使用していたヒルストーン工法に用いられる装置を目撃し，同装 置において，２つの駆動装置によって生まれるのと同様の効果を， 一つの駆動装置によって得られるような装置を開発しようとした。 また，ケーシングとオーガ軸の一方のみに伸縮機構を設けると， 伸ばしすぎによる破損の心配があり，現に，東京築地の聖路加病院 の杭抜き工事の際，伸ばしすぎた伸縮ロッドが捻れて破損したこと から（甲２２∼３３，乙４０の５９∼６７），両方に伸縮機構を設 けることにした。 ｃ 本件特許発明２における伸縮ロッドと伸縮ケーシングは，いずれ も最初の図面が作成された平成２年１０月の時点において，その技 術的構成が確定しており（甲１６，１７），伸縮ロッドが伸縮ケー シングの内部に収まるように設計されている（乙１５，１７）か ら，両者は同時期に創作されたものといえる。その納品時期にずれ が生じたのは，伸縮ロッドの構成が複雑であったからにすぎない。 ｄ 本件出願２の出願直前に作成された伸縮ケーシングと伸縮ロッド -7- 記載がなく，また，前者に後者が収まる点ではなく，オーガヘッド やセリ矢ロッド，拡大刃などの構造に注意が向けられているから， 伸縮ロッドと伸縮ケーシングとの組合せを当然の前提として，他の 部分の構造を示そうとしたものにすぎない。 ｅ 甲１３は，本件出願２の出願にかかわったＯが，原告との打ち合 わせを求めたことを示すものであり，本件特許発明２が原告の発明 であることを裏付けるものといえる。 伸縮ケーシングについて ａ 「ワンタッチ」と呼ばれる脱着型のケーシング（甲５９∼６４， ８９，９０）は，ケーシングの交換作業を容易にするために，原告 の発案により開発されたもので，被告は，平成２年８月当時既に， これを保有していた。また，ワンタッチの製造の依頼を受けて，Ｉ が，目的もなく多段式の機構を発案することはあり得ない。 ｂ 砂置換工法は，平成５年にＩが考案したものではなく，昭和６３ 年には，既に実施されていた（甲１３９，１５０）。 ｃ 乙１４は，甲５９ないし６４，８９，９０との対応から明らかな ように，理解の便宜のために省略して描かれたものであること，原 告の発案に不安を感じたＹが，Ｉ宛に自己の提案を送ったものであ ることからすれば，乙１４の記載をもって，原告の主張と矛盾する ということはできない。 伸縮ロッドについて ａ 鉄筋等を除去する作業の写真（乙４０の２２∼２６）は，平成元 年３月に撮影されていること，同号証における除去の対象の鉄筋等 はセリ矢ロッドに絡みついたものであるところ，セリ矢ロッドは， オーガヘッドの先端に接続し，ケーシングから露出しているもので -8- ングが既に存在していたのであるから，これを利用して，絡みつい た鉄筋等を除去するために，オーガヘッドをケーシングから露出で きたこと，伸縮ロッドは構造が複雑で繊細な装置であること等の事 情からすれば，複数の従業員から，ケーシングからヘッドが出るよ うな装置の製作を要望する声があがった程度で，伸縮ロッドを発明 しようとする動機にはなり得ない。 ｂ 伸縮ロッドの構造の概要は，Ｋ１が創作したものではなく，原告 が創作したものである。このことは，Ｋ１が伸縮ロッドの構造を創 作したことを示す客観的証拠が存在しないこと，Ｙ２が，原告との 打合せに基づき，伸縮ロッドの図面（乙１７，１８）を作成したと 証言していることに照らし，明らかである。そして，Ｙ２の供述 は，伸縮するロッドそれ自体は従来から存在するという客観的事 実（甲１３９）と符合しており，信用できるものである。 イ相当の対価の額について 前記アの経緯によれば，被告が本件特許発明２装置を使用する目的 は，掘削時にケーシングとオーガヘッドを自在に先行，後行させること 以外にはなく，このことを前提として，超過売上高及び実施料率を認定 すべきであり，また，上記経緯を斟酌して，寄与率を認定すべきであ る。 本件特許発明３について ア発明者の認定について 本件特許発明３の技術的思想について 本件出願３に対する拒絶理由通知書（乙３７）に引用された実願昭 ５３−６８９３１号（実開昭５４−１７０６０３号）のマイクロフィ ルム（乙３８）には，「爪に接続して前記ケーシングの上端に延出す -9- コイルバネ（１５）」のものが記載されているところ，本件特許発明 ３の「油圧シリンダは上記ケーシングの上部に取り付けられ」との構 成は，上記マイクロフィルム記載の発明における「ケーシングの上端 に延出する作動部材」（実施例では，コイルバネ）を，単に「油圧シ リンダ」に置き換えたにすぎないものであり，本件出願２が出願され た平成１０年当時，油圧シリンダは周知の部材であったから，上記の 置き換えは，当業者であれば容易に想到し得たものである。 したがって，本件特許発明３は，「油圧シリンダは上記ケーシング の上部に取り付けられ」ることによりチャック爪の突出状況が容易に 確認できるという点ではなく，「固定ピンをカム溝に沿わせることで チャック爪をケーシング内部に突出させる」という点が，特徴的構成 と認められて，特許を付与されたものというべきである。 発明の過程について ａ 原告は，原審でも主張したように（原判決１７頁９行目から１８ 行目），ケーシングに係止を設け，これにより杭を掴み，ケーシン グごと杭を引抜く方法について検討するに際し，斜め上部から斜め 下部の方向に大きな力を加えて突き刺すようにして「係止」を稼動 させる必要があると考えたが，そのようにすると，地中にケーシン グを挿入することが困難になったり，係止に大きな負荷がかかった りすることから，係止を可動させる方法について試行錯誤を続け た。原告は，その過程において，Ｈ鋼クランプの刃の支点が，刃と 共に，斜め下から斜め上部に向かってに弧を描くように稼働するこ と（甲７３∼７５参照）にヒントを得て，支点を固定させないこと により，係止に対する負荷が軽減できることに気付いた。また，原 告は，青物魚の置物にヒントを得て，係止の形状として，魚体のよ -10- 概念図を作成しながら，係止の動きを決定し，支点を移動させる効 果を有するカム溝の形状を決定して，本件特許発明３のチャック爪 を発明した。 なお，当時から，ケーシングに係止を設け，ケーシングごと杭を 引抜く発想それ自体は存在しており，原告も，特公平３−５７２４ ７号公報（乙２９）や乙１２の図６記載の装置の存在を認識してい た。 ｂ 本件特許発明３のチャック爪をＫ社長らが発明したという被告の 主張は，以下のとおり，信用できない。 まず，被告が，本件特許発明３に至ったとする発明の創作過程に 関し，Ｎ，Ｍ，Ｋ社長の各供述は一致していない。また，被告主張 に係る発明の創作過程は，装置の働きを決定した後に，最適な働き を実現する形状を検討するという方法とは異なるので，機械構造学 の常識に沿わない。 また，特公平３−５７２４７号公報（乙２９）は，被告が，平成 ７年４月に，Ｈ特許事務所から入手したものであるが，同公報に は，本件特許発明３のような「カム溝」の記載がない。Ｋ社長ら が，上記公報から本件特許発明３を創作したのであれば，カム溝に 想到した経緯が明らかにされるべきあるが，この点は不明であるこ と，被告は，同年６月ころ，上記公報記載の発明と基本的な構成を 共通にする装置（乙１２の図６，乙４０の７０及び７１）を製作し ていることからすれば，上記公報が本件特許発明３を発明する契機 となったとすることは，不合理である。 製作過程について ａ Ｔ鋼板において最初のチャック爪が製造されたのが，平成１０年 -11- 一般に，製造業においては，商品の納品を完了した後に請求書を 作成するものであり，Ｔ鋼板も同様である。したがって，請求書と 納品書が複写式で一体になったものであれば，実際の納品日より後 の日付の納品書が作成されることになる。 この点について，Ｚは，納品から１日ないし３日程度経過した 後，Ｚが単価計算を行い，事務員がＺの計算書に基づき請求書を作 成する旨証言しているが，同人の供述は，Ｔ鋼板においては，被告 との取引に限らず，実際の納品日より後に，請求書，納品書及び納 品書控えが複写式になったものが印字され，納品書控えに基づいて 売掛帳が作成されている事実（甲１４３の１∼１４７の２）にも沿 うものである。 このように，現実の納品は，請求書や納品書の日付より先行する ことに照らすならば，Ｔ鋼板において最初のチャック爪が製造され たのは，Ｔ鋼板の被告に対するチャック爪に関する請求書（乙３２ の３枚目）の日付であり，平成１０年４月３０日から同年１１月２ ０日のＴ鋼板の売掛金帳簿（甲１２２）に上記チャック爪が最初に 記載された日である平成１０年６月５日よりも前であることは明ら かである。 ｂ 原告は，原審でも主張したとおり（原判決１７頁２０行目から１ ９頁６行目），平成１０年５月３０日，Ｔ鋼板のＺや被告の従業員 であったＳ１，Ｓ２及びＭ１の協力を得て，最初のチャック爪を製 作し，これを用いて挿入実験を行い（同日は，原告，Ｓ１，Ｓ２及 びＭ１は，いずれも工事現場に出ていなかった〔乙３３の２〕）， 同年６月４日・６日・１３日・１７日・１８日・１９日・２７日な どには（このうち５日間は被告も確認の上で〔乙３４〕），大正倉 -12- や同装置の製造を行い，また，本件特許発明３装置（直径６００㎜ のケーシングに施されたもの）が神戸第七突堤に運び込まれた同月 ２３日から同月２６日にかけて，神戸第七突堤の工事現場に赴き（ 乙３４），本件特許発明３装置の加工及びセッティング作業に立ち 会い，杭が抜けるのを確認した後，担当していたＢ製鋼の現場に戻 った。 原告が本件特許発明３の発明者でないとすれば，原告が平成１０ 年６月２３日ないし同月２６日に，神戸第七突堤の工事現場で作業 に従事したこと，同月４日・６日・１３日・１７日・１８日・１９ 日・２７日のうち少なくとも５日間，大正倉庫又は美原倉庫におい て就業していたことについて，合理的な説明ができない。 ｃ チャック爪に関し，原告は，平成１０年５月２９日に実験を行っ ているが，被告は同年７月以降に実験を行ったものである。 乙４０の９２及び９３は，被告が，チャック爪を最初に製作し， 実験したときの様子を撮影したものと思われるが，これらは，平成 １０年６月５日ではなく，同年７月７日以降に撮影されたものであ る。すなわち，乙４０の９２及び９３は，その撮影対象から見て， 乙４０の９１とは別の機会に撮影されたことが明らかであること， Ｎの供述によれば，被告は，試作品を製作した日に副資材も購入し ているところ，被告がチャック爪と共に複数の副資材を発注した最 初の日は，平成１０年７月７日であること（甲１２２），乙１２の 図７（乙４０の９２の写真を図面化したもの。）において鋼管に立 てかけられている爪の形状が，甲１２２の７月７日の欄（「６５× １１０×４８０」との記載がある欄）の爪の形状と一致し，同図に おいて地面に置いてある爪が，甲１２２の７月１４日以降の欄に記 -13- ３は，平成１０年６月５日ではなく，同年７月７日以降に撮影され たものといえる。 このことは，被告が，神戸第七突堤の工事現場において，本件特 許発明３装置におけるケーシングの直径を，平成１０年６月には６ ００㎜，同年７月には８００㎜，同年８月に７００㎜と変更したこ ととも符合する。 ｄ 被告が，神戸第七突堤の現場でケーシングの径を２度にわたって 変更したのは，杭の径との関係で作業がうまく行かなかったためで あり，本件特許発明３自体は，遅くても平成１０年７月には完成し ていたものであって（乙４０の３，４０の９４∼４０の１０２，４ ９の１∼６），原告が関与していない大阪府守口市内のＮＴＴの現 場で完成されたものではない。 ｅ 甲８１の爪の長さが４００㎜であることは，関節部によって隠れ ている爪と溶接止めされた丸鋼との接点を想像することにより，容 易に理解できる（甲９３）。この点，原判決の認定に係る「６００ ㎜」は，甲８１の爪の長さに，溶接止めされた丸鋼の直径及び関節 部の長さが加っているから，原告の主張を否定する理由とはならな い。 また，神戸第七突堤の工事では多数の杭を抜く工事を行ったか ら，チャック爪は次々交換して使用されており，原告が製作した爪 もその中で改造して使用されたものである。 その他の主張 原告は，平成１６年１０月１５日，特許出願をしたが（甲１２６。 以下「甲１２６の出願」という。），その当時，原告は，出願に必要 な図面を作成する機器等を保有していなかったことから，取引があっ -14- て，図面を作成した。原告は，Ｎ，Ｉ，Ａらから秘密保持に関する誓 約書を取り付けたものの（甲１２９∼１３４），データの消去を失念 したため，平成１７年１２月２６日，被告は，原告が上記出願に用い た図面と同一の図面を用いて，Ｋ社長，Ｎ，Ｉ，Ａを発明者とする特 許出願をしたものである（甲１２８。以下「甲１２８の出願」とい う。）。 このような冒認出願を行う被告の体質からすれば，本件特許発明３ について，原告を発明者から除外し，冒認出願をすることも，十分考 えられるというべきである。 イ特許を受ける権利の承継及び相当の対価の額について 原告は，前記アのとおり，本件特許発明３の発明者であって，同発明 の特許を受ける権利を被告に承継させたものであるから，同発明に係る 相当の対価の額を算定すべきである。 ３当審における被告の反論 本件特許発明２について ア発明者の認定について 伸縮ケーシングと伸縮ロッドの関係について ａ ヒルストーン工法は，優れた工法の一つではあるが，さほど画期 的なものではないし，本件特許発明２とは関係がない。なお，被告 は，平成１２年１１月，ヒルストーン協会に関西地区の代表として 入会し（甲１３９），平成１３年からヒルストーン工法を施工する に至ったが，平成１４年４月，石岡建設株式会社が破産したため， 同年９月，破産管財人から入札によって一部の機械・機材を購入す ることとなった。 砂置換工法は，各種杭や鋼矢板を打設するために障害となる地中 -15- 良質の土砂を挿入し，障害物を土砂に置き換える工法であり，平成 ５年より前から行われていた。なお，被告は，同年７月ころ，顧客 から砂置換工事の依頼を受け，本件特許発明２における「ワンタッ チ」を利用した砂置換工法（以下「岡田式砂置換工法」という。） を実施したことがある（乙１３，Ｉ陳述）。そして，Ｉは「ワンタ ッチ」に更なる改良を加えた「改良型砂置換装置」を完成させた（ 乙５，Ｋ陳述）。 ｂ 原告は，ヒルストーン工法に用いられる装置の能力が高かったと 主張するが，単にオーガマシンの能力に差があっただけで，装置の 能力に差があったわけではない。 ｃ 伸縮ケーシングの製作が計画されたのは，平成２年８月下旬こ ろ（乙１４），伸縮ロッドの製作が計画されたのは，同年１０月こ ろである（乙１７）。そして，Ｋ社長，被告の従業員，Ｏなどが参 加した打ち合わせが行われ，本件出願２についての原案ができたの は，平成３年２月下旬ころ（甲１３，乙４１），(株)Ｄが最終図面 を作成したのは，同年５月８日（乙２２），上記最終図面を一部修 正して本件出願２をしたのは，同年７月２９日である（甲３）。な お，伸縮ロッドが壊れたのは，その製作が計画された後の平成３年 ４月である（甲３４）。 ｄ 被告は，通常のサイズの伸縮ロッドと伸縮ケーシングを製作した から，ケーシングがロッドを格納できることは当然のことである。 伸縮ケーシングについて 原告は，ロックオーガー機にケーシングを簡単に取付ける装置を製 作することを被告に要望し，強度が確保できるかとの質問に対し，同 業者も使用しているから大丈夫である旨回答した（乙１３）。 -16- ０）は，出力が比較的小さいロックオーガ機用であるのに対し，本件 特許発明２装置に使用するものは，高出力のロックオーガ機用であ る。なお，小出力用のワンタッチは，昭和６０年以前から既に基礎工 事に使われていたものであって（乙９），原告の発案によるものでは ない。 伸縮ロッドについて ａ 原告は，高所作業は危険であり，作業員に危険な作業を強いると いう不都合があったため，これを回避するためにワンタッチを製作 した旨陳述する（甲７）。しかし，ワンタッチは，上記の問題を回 避することや，オーガヘッドに絡みつく鉄筋等を容易に除去するこ となどを目的として，被告がワンタッチや伸縮ロッドを考案し，製 作したものである。 ｂ 伸縮ロッドの具体的な構成の検討は，Ｋ１及びＹ２が行ったもの である。原告は，Ｋ１及びＹ２に対し，被告の従業員として，被告 の指示に従い，伸縮ロッドの概要説明を行ったものにすぎず，本件 特許発明２を独自に発明したものではない。 イ相当の対価の額について 原告の主張はいずれも失当である。 本件特許発明３について ア発明者の認定について 本件特許発明３の技術的思想について 争う。原告の主張は，失当である。 発明の過程について ａ 否認する。 ｂ 原告の主張は，本件特許発明３の技術的構成を理解しないもの -17- 製作過程について すべて否認する。甲１４３の１∼１４７の２は，原判決において， 納品書と請求書の関係について指摘した後に，原告から提出されたも のであって，信用性に欠ける。また，神戸第七突堤の現場で，杭をケ ーシングと共に引き抜く工法は，ほとんど実施せず，ケーシングで周 縁を切った後，ワイヤーロープで引き抜く従来の工法を実施した。 その他の主張について 甲１２６の出願は，本件とは無関係である。なお，原告は，被告が 受注した工事において被告が実施した工法に関して作成した図面を， 被告に無断で使用して，甲１２６の出願をしたのであり，同出願は， 原告による冒認出願である。また，Ｎ，Ｉ，Ａらの誓約書（甲１２９ ∼１３８）は，原告が不当な圧力をかけて作成させたものである。 イ特許を受ける権利の承継及び相当の対価の額について 原告は本件特許発明３について何ら関与していない。被告が原告に対 して，同発明についての相当の対価を支払う義務はない。 第４当裁判所の判断 当裁判所は，原判決と同様，①本件特許発明２について，原告は，共同発 明者の１人であること，同発明に係る特許を受ける権利の共有持分を被告に 承継させたこと，原告が被告から受けるべき承継による相当の対価の額は１ 万０３８２円であること，②本件特許発明３について，原告は発明者ではな いことを認定するのが相当であると判断する。 その理由は，以下のとおり訂正付加するほか，原判決の「事実及び理由」 欄の第４の１ないし第４の３（ただし，第４の１の「 本件特許発明１に ついて」〔原判決３５頁２６行目から４３頁１５行目〕，第４の２の最終段 落〔原判決６５頁２１行目から２２行目〕及び第４の３のの第２段落ない -18- あるから，これを引用する。 １原判決の訂正（当審における原告の補足主張に対する判断を含む。） 原判決３５頁２０行目から２２行目の「そして，その判断に当たって は，願書に添付した特許請求の範囲の記載を基準とし，明細書の発明の詳 細な説明及び図面の記載をも参酌しながら，」を「そして，その判断に当 たっては，特許請求の範囲の記載を基準とし，発明の詳細な説明及び図面 の記載をも参酌しながら，」と改める。 原判決４４頁１１行目の「Ｔ字型の切れ込みを３０㎝間隔で複数段入 れ」を「Ｔ字型の切れ込みをピッチ３０㎝で複数段入れ」と改める。 原判決５３頁１９行目の後に改行して次のとおり加える。 「まず，原告は，「ワンタッチ」と呼ばれる脱着型のケーシングは，平成 ２年８月当時，被告が既に保有していたのであるから，ワンタッチの製造 の依頼を受けた際に，Ｉが目的もなく多段式の機構を発案することは，不 自然であると主張する。しかし，ワンタッチそれ自体は従来から存在して いたものであるとしても，出力の大小などさまざまな種類があることから すれば，平成２年８月ころ，高出力のロックオーガ機に関し，ワンタッチ の製造の要望が出され，Ｉが，これを製作する過程で，多段式のものとす ることを提案したことが不自然とはいえない。」 原判決５３頁２０行目の「まず，」を「また，」と改める。 原判決５３頁２６行目から５４頁１行目にかけての「Ｉが考案した砂置 換工法」を「Ｉが考案した岡田式砂置換工法」と改める。 原判決５４頁２行目から８行目にかけての「しかし，証拠（乙１３，２ １，４０の５０ないし５４）によれば，砂置換工法は，被告が平成５年７ 月に砂置き換え工事を受注した際にＩが考案したものと認められる。この ように，砂置換工法に本件特許発明２装置を使用するようになったのは， -19- 縮ケーシングの構造をＦ字型ではなくＴ字型にする本件特許発明２を想到 したことはあり得ない。」を「そして，証拠（乙１３，２１，４０の５０ ないし５４）によれば，岡田式砂置換工法は，被告が平成５年７月に砂置 き換え工事を受注した際にＩが考案したものであり，被告が砂置換工法に 本件特許発明２装置を使用するようになったのは，本件出願２の後のこと であると認められる。なお，原告は，砂置換工法それ自体は，昭和６３年 には既に実施されており，Ｉが創作したものではないと主張するが，砂置 換工法が平成５年以前から実施されていたことは，Ｉが岡田式砂置換工法 を考案したとの認定を何ら左右するものではないから原告の上記主張は採 用の限りでない。」と改める。 原判決５４頁８行目の「採用できない。」の後を改行し，「また，」を 削る。 原判決５４頁１１行目の「本件明細書のうちの」を「本件明細書２のう ちの」と改める。 原判決５５頁４行目の後に改行し次のとおり加える。 「この点に関し，原告は，伸縮ロッドと伸縮ケーシングは，いずれも最初 の図面が作成された平成２年１０月の時点において，その技術的構成が確 定しており，伸縮ロッドが伸縮ケーシングの内部に収まるように設計され ているから，両者は同時期に創作されたものであり，納品時期にずれが生 じたのは，伸縮ロッドの構成が複雑であったという製作上の問題に起因す ると主張する。しかし，証拠（乙１４，甲１７）によれば，伸縮ケーシン グの製作が開始されたのは平成２年８月ころであるのに対し，伸縮ロッド の製作が開始されたのは同年１０月ころであること，伸縮ロッドが伸縮ケ ーシングの内部に収まるのは，通常用いられるサイズのケーシングとオー ガ軸に伸縮機構を設けようとしたことによるものと考えられることからす -20- はできない。この点に関し，原告は，東京築地の聖路加病院の杭抜き工事 における伸縮ロッドの破損が契機となって，ケーシングとオーガ軸の両方 に伸縮機構を設けることを着想したと主張する。しかし，証拠（甲３４） によれば，上記破損事故が発生したのは，伸縮ケーシング及び伸縮ロッド の創作が開始された時期より後の平成３年４月であるから，原告の上記主 張は採用できず，したがって，伸縮ロッドと伸縮ケーシングは，同一の目 的のために，原告が同時に発明したとする原告の主張も，客観的事実に沿 わないものとして，採用できない。」を加える。 原判決５５頁５行目から１０行目を次のとおり改める。 「なお，原告は，Ｃ熔工の担当者に対して伸縮ケーシングの機構の説明を する際に，三重構造にすること，また，下部ケーシングの引っ掛け（ヨー カン）は左右対称に１か所ずつ設けるよう説明したと主張する。しかし， 乙１４の記載内容に照らすならば，当初の段階から，三重構造にするとの 説明がされていたか否かは明らかでなく，また，下部ケーシングのヨーカ ンについて，左右対称に１か所ずつではなく，３か所に設けることが説明 されていたことが推認される。この点に関し，原告は，乙１４は，説明を 受けたすべてがメモとして残されたわけではなく，省略された部分もあ り，原告の提案に不安を感じたＹの提案も記載されているから，乙１４に 記載がないからといって，原告が説明をしなかったと断定することは相当 でないと主張する。しかし，Ｙが，原告の説明を受け，問題点を把握し て，乙１４号証を作成したことは原告も認めるところであり，同号証に は，原告が説明した事項の重要な部分は，その性質上漏らさず記載されて いるはずであるから，そのような点に鑑みると，原告の上記主張は採用の 限りでない。」 原判決５５頁１４行目の「また，」を「さらに，」と改める。 -21- 原判決５６頁１０行目の後に改行し，次のとおり加える。 「なお，原告は，被告の従業員からケーシングからヘッドが出るような装 置の製作を要望する声があがったということは，伸縮ロッドを発明する動 機としては，非常に弱い，Ｋ１が伸縮ロッドの構造を創作したことを示す 客観的証拠がない，Ｙ２が原告との打合せに基づき伸縮ロッドの図面を作 成したと供述している，Ｏが原告と打合せをするよう求めたことは，本件 特許発明２が原告の発明であることを裏付けるものである，などとも主張 するが，いずれも上記認定に照らし，採用することができない。」 原判決５６頁１５行目から１６行目にかけての「３８，３９」を「３７ ないし３９」と改める。 原判決５６頁２４行目の「作成」を「製作」と改める。 原判決５７頁５行目の「特許公報」の後に「（特公平３−５７２４７号 公報）」を加える。 原判決５７頁１３行目の「作成」を「製作」と改める。 原判決５７頁２５行目の「作成」を「製作」と改める。 原判決５８頁１７行目から１９行目にかけての「実願昭５３−６８９３ １号（出願日昭和５３年５月２２日，考案者及び実用新案登録出願人Ｓ ３）のマイクロフィルム」を「実願昭５３−６８９３１号（実開昭５４− １７０６０３号〔出願日昭和５３年５月２２日，考案者及び実用新案登録 出願人Ｓ３〕）のマイクロフィルム」と改める。 原判決５８頁２０行目から２１行目にかけての「拒絶理由通知が発せら れた。」を「拒絶理由通知が発せられた（乙３７）。」と改める。 原判決５８頁２２行目から２４行目を次のとおり改める。 「被告は，拒絶理由通知に引用された実願昭５３−６８９３１号（実開昭 ５４−１７０６０３号）のマイクロフィルムの写し（乙３８）を取り寄 せ，内容を確認した結果，特許請求の範囲を限縮する手続補正をすること -22- に減らした結果，特許査定を受けることができ，平成７年１０月１７日特 許登録された。」 原判決５９頁１行目から４行目にかけての「平成１４年４月，本件特許 ３装置を用いた工法について，本件特許３の特許登録番号及び同装置の図 面を付して，「ＯＫ工法」と銘打って，雑誌「基礎工」２００２年４月号 にその広告を掲載した。」を「平成１４年４月，本件特許発明３装置を用 いた工法について，本件特許３の特許登録番号及び同装置の図面を付し て，「ＯＫ工法」と銘打って，雑誌「基礎工」２００２年４月号にその広 告を掲載した（乙３９）。」と改める。 原判決６１頁１４行目の後に改行して次のとおり加える。 「また，証拠（乙３８）によれば，実願昭５３−６８９３１号（実開昭５ ４−１７０６０３号）のマイクロフィルムには，「土中に挿入および引抜 きができるとともに既設杭を囲包するケーシングと，そのケーシングの下 端部内方に起伏自在に設ける爪と，その爪に接続して前記ケーシングの上 端に延出する作動部材と，前記ケーシングの下端部と前記爪の上方とに噴 出口を設けて前記ケーシングの上端に延出する送水管と，その送水管に接 続される圧送機からなる既設杭の除去装置。」が記載されるとともに，そ の実施例として，「爪に接続して前記ケーシングの上端に延出する作動部 材」を「コイルバネ（１５）」とするものが記載されている。」 原判決６１頁１５行目から６２頁１３行目を次のとおり改める。 「 以上の事実及び前記アで認定した本件出願３の審査経緯によれ ば，従来の既設杭の引き抜き方法では係止突起の突出操作をする油 圧シリンダが係止突起と同じケーシングの下端部に装着されてお り，係止突起をケーシング内に向けて突出させる際にその突出状態 を地上で確認することができないため，係止突起が既設杭の下端に -23- き抜かれることがあり，既設杭の全部を引き抜くという所期の目的 を達成できない場合が生じるという技術的課題があったところ，本 件特許発明３は，その課題解決手段として，油圧シリンダをケーシ ングの上部に取り付け，この油圧シリンダのロッド端部とチャック 爪とを連結ロッドで連結し，チャック爪に設けた円弧状のカム溝を ケーシング下部に固定した軸に挿通し，油圧シリンダの伸長動作で 連結ロッドが下降することによりチャック爪がケーシング内に略水 平姿勢に突出するという構成を採用し，ケーシングの打込み時に油 圧シリンダが土砂の抵抗を受けることがなくその保護を図れるとと もに，チャック爪がケーシング内に突出していることを容易に確認 することができるという効果を奏するとされるものであり，上記構 成のうち，油圧シリンダのロッド端部とチャック爪とを連結ロッド で連結し，チャック爪に設けた円弧状のカム溝をケーシング下部に 固定した軸に挿通し，油圧シリンダの伸長動作で連結ロッドが下降 することによりチャック爪がケーシング内に略水平姿勢に突出する ようにした点が，従来技術には見られない課題解決のための特徴的 構成であって，本件特許発明３の技術的思想の中核的部分は，この 点にあると認めることができ，これらの構成があることによって， 同発明が特許登録されるに至ったものと認めることができる。 ウ原告の発明者性について そこで，原告が，本件特許発明３の上記技術的思想の創作行為に具 体的に貢献し，加担したかどうかについて検討するに，前記アの認定 事実によれば，本件特許発明３の上記技術的思想の中核的部分を構成 するチャック爪に関する技術的思想の創作に関与したのは，Ｋ社長， Ｍ，Ｎ，Ｋ２，Ｍ２，Ｉらであり，原告がこれに関与したとは認めら -24- めることはできない。したがって，原告が本件特許発明３の発明者で あるということはできない。 なお，原告は，本件特許発明３の創作過程に関するＮ，Ｍ，Ｋ社長 の各供述が一致していない，被告主張に係る発明の創作過程は，装置 の働きを決定した後にかかる働きを実現するに最適な装置の形状を検 討するという過程を経たものではなく，機械構造学の常識にも沿わな い，Ｋ社長らが参考にしたとする特公平３−５７２４７号公報（乙２ ９）には，カム溝の記載がない，などと主張する。しかし，以下のと おり，原告の主張は失当である。すなわち，Ｋ社長らの各供述は，Ｋ 社長，Ｍ，Ｎ，Ｋ２，Ｍ２，Ｉらによる話合いの過程で，チャック爪 に関する発想に至ったという点においてほぼ一致していること，機械 装置に関する発明は，必ずしも装置の働きを決定した後にかかる働き を実現するに最適な装置の形状を検討するという過程以外から生じな いというものではなく，まず，着想があって，これに基づいて実際に 機械を製作し，実験等を行う過程で，完成に至るということも少なく ないことに照らせば，Ｋ社長らの説明が不合理であるとはいえないこ と，Ｋ社長は，幼いころから「デッコカン」と呼ばれるカム溝のつい た爪を知っていたことなどを説明しており（乙５），本件特許発明３ について専ら特公平３−５７２４７号公報から着想を得たものではな いことを総合すれば，本件特許発明３の技術的思想の中核的部分を構 成するチャック爪に関する技術的思想の創作に関与したのがＫ社長ら であるとの認定が左右されるものではなく，原告の前記主張は採用で きない。」 原判決６３頁８行目の「約６００」を「約４００」と改める。 原判決６３頁１１行目の「爪の長さ及び」を削る。 -25- 原判決６３頁１３行目の「しかも，」の次から１４行目の「原告が被 告」の前までを削る。 原判決６３頁１８行目の後に次のとおり加える。 「この点に関し，原告は，神戸第七突堤の工事では多数の杭を抜く工事を 行ったから，チャック爪は次々交換して使用されており，原告が製作した 爪もその中で改造して使用された旨主張する。しかし，仮に原告が主張す るように多数の杭を抜く工事が行われたのであれば，交換用の爪も多数製 造されたはずであり，わざわざ原告が最初に製作したはずの平成１０年５ 月３０日製作の爪を改造することは，およそ考えられない。原告の主張 は，採用できない。」 原判決６４頁８行目の後に次のとおり加える。 「なお，当審で原告が提出したＴ鋼板の取引に係る注文書控え（甲１４３ の１，１４４の１，１４５の１，１４６の１及び２，１４７の１）には， 対応する請求書，納品書及び納品書控えの日付よりも早い日に納品された ことを意味するかのような書き込みがあるが，請求書や納品書の日付と実 際の納品日が相違するものであるか否かは原審における重要な争点の一つ であったこと，原告は，原審においても，Ｔ鋼板のＺの協力を得られる状 況にあったこと，同注文書控えを除けば，Ｔ鋼板の取引に係る注文書控え はほとんど現存しないことを原告も認めていること，注文書控えに後から 書き込みをすることが格別困難とは認められないことからすれば，甲１４ ３の１∼１４７の２は，上記認定を左右するものとはいえない（仮に原告 が主張するとおり，Ｔ鋼板において，請求書・納品書や帳簿に記載された 日付よりも早い日に納品することがあり得るとしても，平成１０年５月３ ０日（土曜日）に納品された商品に対応する請求書・納品書の作成が，翌 週の週末である同年６月５日（金曜日）まで遅延したと直ちに認めること は，困難である。）。 -26- 原判決６４頁１３行目の「いなかったのである。」を「いなかったので ある（なお，原告は，同月１日から３日も，同じ理由で大正倉庫にはいな かったこと，また，同月４日は，原告がチャック爪を製作し，挿入実験を 行うにつき，原告に協力したとされるＳ１，Ｓ２及びＭ１が大正倉庫には いなかったことが認められる。）。」と改める。 原判決６４頁１６行目の後に次のとおり加える。 「以上のほか，原告は，①仮に，原告が，本件特許発明３の発明に関与し なかったとすれば，原告が平成１０年６月２３日ないし同月２６日に，神 戸第七突堤の工事現場で作業に従事したこと，同月４日・６日・１３日・ １７日・１８日・１９日・２７日のうち少なくとも５日間，大正倉庫又は 美原倉庫において就業したことについて合理的な説明ができない，②Ｎの 供述によれば，被告は，試作品を製作した日に副資材も購入しているとこ ろ，被告がチャック爪と共に複数の副資材を発注した最初の日は，平成１ ０年７月７日であること，③被告が，神戸第七突堤の現場でケーシングの 径を２度にわたって変更したのは，杭の径との関係で作業がうまく行かな かったためであり，本件特許発明３自体は，遅くても平成１０年７月には 完成していたこと等の事実によれば，本件特許発明３の発明者は原告であ ることが明らかであるなどと主張する。しかし，以下のとおり，原告の主 張は採用することができない。まず，前記アで認定したとおり，本件特許 発明３に関する被告社内で話合いが行われた際，原告は，その場に居合わ せたことはあったが，具体的な構造に関する提案をしたことはなかったこ と，原告は，平成１０年６月２３日，神戸第七突提を下見したことはあっ たが，同月２４日から２６日に，同現場で杭の引き抜き作業に従事した事 実は認められないことからすれば，原告が，本件特許発明３の発明者とは 認められないという前記ウの認定が左右されるものではない。また，証 拠（甲１２２，乙３２）によれば，被告は，同年７月７日以前にも副資材 -27- は，同年８月，神戸第七突提の現場で，初めて杭の引き抜き作業に成功し たことからすれば，本件特許発明３が同年７月まで完成していたという原 告の主張もにわかに採用することができない。」 原判決６４頁２３行目の後に次のとおり加える。 「なお，原告は，甲１２６の出願に用いた図面と同一の図面を用いて，被 告が，Ｋ社長らを発明者とする甲１２８の出願をしたことを指摘するが， 仮にそのような事実があったとしても，原告が本件特許発明３の発明者と いうことはできないとの前記認定が左右されるものではない。」 原判決７１頁１０行目の「甲３の２（本件特許発明２の特許公報）」 を「本件明細書２（甲３の２）」と改める。 原判決７６頁５行目の「Ｔ字型の切れ込みを３０㎝間隔で」を「Ｔ字型 の切れ込みをピッチ３０㎝で」と改める。 原判決７６頁９行目の「Ｔ字型の切れ込みを２０㎝間隔に」を「Ｔ字型 の切れ込みをピッチ２０㎝に」と改める。 原判決７６頁１２行目から１９行目を次のとおり改める。 「このように，実際に製品化するに当たっては，Ｃ熔工によって改良が加 えられたが，本件明細書２や本件出願２の願書に添付した図面（出願公告 時のもの）には，ケーシング部分を三重構造とすることやＴ字型の切れ込 みを何段にするかなどは記載，示唆されておらず，結局，強度面に関する Ｃ熔工の工夫は，原告及びＩの共同発明者としての寄与率を減殺する理由 にはならない。」 ２結論 原告はその他縷々主張するが，いずれも上記認定判断を覆すほどのものと はいえない。 以上によれば，原告の請求（予備的請求のうち本件特許発明２及び３に係 -28- 被告に承継させた相当対価額１万０３８２円及びこれに対する平成１７年７ 月２８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払 を求める限度において理由があり，その余は理由がないというべきであっ て，これと同旨の原判決は相当である。 よって，原告の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし，主文 のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官 飯 村 敏 明 裁判官 齊 木 教 朗 裁判官 嶋 末 和 秀 -29- リンク元URL一覧 ： 特許権移転登録手続等請求控訴事件(特許権・民事訴訟/杭の撤去・引き抜き装置)(平成19(ネ)10099)
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